Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng li-xăng)

1. Thế nào là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng li-xăng)?

- Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Li-xăng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng.

- Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ và sẽ mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của bên giao bị chấm dứt.

2. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:

- Hợp đồng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

- Hợp đồng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

- Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp: là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

3. Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Căn cứ theo Điều 144 luật Sở hữu trí tuệ thì hợp đồng li xăng cần có những nội dung như sau:

“1. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

c) Dạng hợp đồng;

d) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

e) Thời hạn hợp đồng;

f) Giá chuyển giao quyền sử dụng;

g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền”.

Cần lưu ý về tên, địa chỉ đầy đủ của Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền. Điều khoản này nhằm xác nhận và định danh các chủ thể của hợp đồng. Ngoài ra, các bên cũng cần tìm hiểu sự chính xác của các thông tin đối tác đưa ra để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng.

4. Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng: bao gồm:

Văn bằng bảo hộ đã được cấp cho Bên chuyển quyền; quyết định đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc Hợp đồng li xăng độc quyền. Hay có thể hiểu điều khoản đảm bảo nhằm đảm bảo sự tồn tại của quyền sở hữu trí tuệ, quyền được bảo hộ bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà Văn bằng bảo hộ, hợp đồng, quyết định công nhận là công cụ pháp lý chứng minh hữu hiệu nhất.

5. Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng, trong đó gồm:

5.1 Dạng Hợp đồng:

Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn quyền và nghĩa vụ của các bên theo Hợp đồng, cụ thể ta xem xét hai dạng chuyển giao này

 Hợp đồng độc quyền là Hợp đồng mà Bên chuyển giao đồng ý bản thân mình sẽ không khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã được chuyển giao, hoặc chuyển giao cho bất cứ một bên thứ ba nào để họ khai thác quyền này trong một lãnh thổ cụ thể (gọi là lãnh thổ chuyển giao). Hợp đồng không độc quyền dùng để chỉ dạng Hợp đồng chuyển giao mà theo đó Bên nhận không được độc quyền với các đối tượng sở hữu công nghiệp trong lãnh thổ chuyển giao và thời hạn chuyển giao.

Hợp đồng thứ cấp là hợp đồng mà theo đó thì bên chuyển giao quyền sử dụng chính là bên nhận trong một hợp đồng trước đó, nay được tiếp tục chuyển giao quyền sử dụng theo một hợp đồng khác (Điều 143 Luật SHTT).

Như vậy: Bên chuyển giao vẫn có quyền sử dụng hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Xem xét hai dạng li xăng trên chúng ta thấy có sự phân chia thẩm quyền với quyền sử dụng đối tượng là khác nhau và do đó việc thỏa thuận các điều khoản bổ trợ liên quan cũng cần được xem xét và phân biệt.

5.2  Đối tượng chuyển giao:

Là đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển giao cho chủ thể nhận. Đối tượng chuyển giao được xác định bằng giới hạn quyền sử dụng và giới hạn đối tượng sở hữu công nghiệp. Có nghĩa đây là những yếu tố nhằm xác định cho Bên nhận chuyển giao biết họ được hưởng quyền sử dụng và với nó họ được sẽ có quyền thực hiện các hành vi được bảo hộ nào và khối lượng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp là bao nhiêu. Qua đó, các bên có thể thỏa thuận được các yếu tố kèm theo như xác định giá trị, phương thức chuyển giao, các yếu tố hỗ trợ  khác...

5.3 Giới hạn lãnh thổ: được hiểu là phạm vi lãnh thổ theo đó đối tượng được bên chuyển giao bảo đảm cho Bên nhận không bị tranh chấp với bên thứ ba cũng như có các quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ bởi Nhà nước. Thông thường, lãnh thổ này là lãnh thổ một quốc gia cụ thể nhưng cũng không loại trừ khả năng thỏa thuận bảo hộ trên lãnh thổ rộng lớn hơn.

5.4 Thời hạn: Các đối tượng sở hữu công nghiệp thường có thời hạn bảo hộ hữu hạn (trừ nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa). Do đó, giá trị của nó cũng chỉ nằm trong thời hạn này. Việc các bên thỏa thuận thời hạn li xăng là để bảo đảm quyền của Bên chuyển giao với việc tối đa hóa lợi ích trong thời gian đối tượng còn giá trị. Theo quy định pháp luật, thời hạn này phải nằm trong thời hạn bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, nếu đây là hợp đồng chuyển giao thứ cấp thì thời hạn này nằm trong thời hạn hợp đồng chuyển giao độc quyền trên thứ cấp.

5.5 Giá li xăng: Đây chính là việc xác định giá trị của đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời gian chuyển giao. Nói chung, giá chuyển giao và phương thức thanh toán như thế nào đều do các bên thỏa thuận

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

Pháp luật Việt nam có một số quy định về nghĩa vụ cụ thể của các bên như sau:

- Về Bên chuyển giao:

Thứ nhất, đăng ký hợp đồng nếu việc đăng ký không được Bên nhận tiến hành;

Thứ hai, nộp thuế chuyển giao;

Thứ ba, giải quyết tranh chấp với người thứ ba nếu việc chuyển giao gây nên tranh chấp đó.

- Về Bên nhận:

Thứ nhất, đăng ký hợp đồng nếu bên kia không đăng ký;

Thứ hai, trả tiền (Phí chuyển giao);

Thứ ba, chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hóa mang nhãn hiệu (nếu cần thiết) và phải đảm bảo chất lượng hàng hóa như hàng hóa Bên giao;

Thứ tư, ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về sản xuất theo li xăng và Bên giao là ai;

Để có thể thỏa thuận tốt mục này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị tốt cũng như chiến lược rõ ràng về so sánh thực lực bản thân và thông tin đối tác.

7. Điều kiện sửa đổi, chấm dứt, vô hiệu hợp đồng:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng chúng ta phải chú ý tới các trường hợp bất khả kháng dẫn tới hợp đồng bị đình chỉ hoặc buộc phải chấm dứt. Để đảm bảo tốt quyền lợi của mình đòi hỏi các bên cần bàn bạc để tìm ra các cách thức điều chỉnh phù hợp với hoạt động và tổ chức của mình với vấn đề hiệu lực của hợp đồng chuyển giao. Mặt khác, vấn đề giải quyết quyền lợi khi các trường hợp này xảy ra cũng đặc biệt quan trọng và đáng lưu tâm

1. Cách giải quyết khiếu nại, tranh chấp: Các bên có thể thỏa thuận trọng tài hoặc tòa án giải quyết.

2. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

a) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

b) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó;

c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

d) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

3. Các điều khoản trong hợp đồng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này mặc nhiên bị vô hiệu.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao (Hợp đồng Li-xăng) quyền sở hữu công nghiệp bị coi là có thiếu sót nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tờ khai không hợp lệ;

b) Thiếu một trong các tài liệu trong danh mục tài liệu phải có;

c) Giấy ủy quyền không hợp lệ;

d) Bản sao hợp đồng không được xác nhận hợp lệ;

e) Tên, địa chỉ của bên chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với các thông tin tương ứng trong văn bằng bảo hộ hoặc trong hợp đồng là căn cứ phát sinh quyền chuyển giao, giấy ủy quyền, tờ khai; tên, địa chỉ của bên được chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với tên, địa chỉ ghi trong giấy ủy quyền, tờ khai;

g) Hợp đồng không có đủ chữ ký (và con dấu, nếu có) của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;

h) Bên chuyển nhượng không phải là chủ văn bằng bảo hộ;

i) Đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan không còn trong thời hạn hiệu lực bảo hộ hoặc đang có tranh chấp;

k) Hợp đồng chuyển giao thiếu các nội dung phải có theo quy định tương ứng tại Điều 140 hoặc khoản 1 Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ;

l) Hợp đồng có nội dung không phù hợp với quy định về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Điều 139 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ;

m) Có căn cứ để khẳng định rằng việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bên thứ ba.